Marcas tridimensionales y diseños, ¿pueden constituir derechos consecutivos?
En ocasiones es difícil discernir cual de las figuras jurídicas mencionadas anteriormente es mas idónea para la protección de una creación intelectual y/o industrial, o, si sobre las mismas pueden recaer derechos concurrentes siendo necesaria la obtención de protección de manera simultánea.
Cómo requisitos básicos, aceptados de forma generalizada por la mayoría de las jurisdicciones comparadas, para que una creación o invención de forma constituya diseño o patente de diseño esencialmente debe tener novedad y carácter singular, nos ceñimos a la definición de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos en sus artículos 4 y 5:
Novedad.- Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación.
Carácter singular.- 1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo.
Por lo general un diseño o patente de diseño tienen una protección o reserva de derecho a favor del inventor temporalmente limitada, oscilando, por ejemplo, entre 14 años United states Regulations or 25 años European Community Regulations (Euipo).
Pues bien, la cuestión estriba si una vez expirada la vigencia de una patente de diseño, ésta es susceptible de ser protegida como marca tridimensional?
Es muy común la existencia de empresas que pretenden ampliar su espectro de protección, solicitando el registro como marca tridimensional de un diseño industrial cuya expiración esta a punto de suceder, convirtiendo una reserva de derecho de limitación temporal, bajo las leyes aplicables a las invenciones, en un derecho marcario cuya vigencia es indefinida.
Desde nuestro punto de vista esta conversión podría entenderse que se produce en fraude de ley puesto que se esta tratando de ampliar la vigencia de un derecho exclusivo temporalmente limitado, mediante un cambio de modalidad registral que le otorga un derecho imprescriptible.
Por tanto entendemos, que dicho cambio de modalidad no puede realizarse sin violentar las estipulaciones legales establecidas, a no ser que existan circunstancias modificativas que permitan dicha novación impropia.
Si tenemos en cuenta lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea:
Artículo 4 .- Signos que pueden constituir una marca de la Unión
Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
Pues bien, bajo esta disposición entendemos que, sólo y cuando un diseño o patente de diseño haya adquirido capacidad distintiva per se en el mercado, permitiendo distinguir dicho producto de una empresa del de las otras, sería susceptible de protección como marca tridimensional sin incumplir los preceptos legales establecidos.
En definitiva para que un diseño industrial o patente de diseño sea susceptible de protección como marca tridimensional y no incurra en fraude de Ley, deberá al menos [1] y, obligatoriamente, haber adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho del mismo como diseño.
En consecuencia muy pocos de los diseños o patentes de diseño existentes, una vez expirada su vida legal, tendrán la oportunidad de ser protegidos como marca tridimensional, y, además, el público debe obligatoriamente discernirlos y diferenciarlos por su peculiar forma de aquellos productos existente en el mercado y de la misma especie o condición, es decir deben cumplir realmente los presupuestos de novedad y carácter singular exigidos para haber constituido diseño[2].
